Francesca Costarelli
Avvocata nel Foro di Milano
Abstract. Il contributo esamina gli aspetti giuridici dell’attività di upcycling nel settore della moda, con particolare riguardo ai profili di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Attraverso l’analisi di alcuni casi statunitensi e qualche precedente italiano ed europeo degno di nota, si ricostruiscono i principali argomenti e contro-argomenti sollevabili sul tema. Il contributo considera infine l’impatto delle nuove iniziative normative europee sui rifiuti tessili, interrogandosi sul possibile equilibrio tra esigenze di sostenibilità e diritti di proprietà intellettuale.
The article examines the legal aspects of upcycling in the fashion sector, with particular attention to the protection of intellectual property rights. Through the analysis of selected U.S. cases and notable Italian and European precedents, it reconstructs the main arguments and counterarguments relevant to the topic. The article also considers the impact of recent European regulatory initiatives on textile waste, reflecting on the possible balance between sustainability objectives and intellectual property rights.
Sommario: 1. Introduzione: che cos’è l’upcycling. – 2. Brevi cenni sui primi contenziosi in USA. – 3. La giurisprudenza in Italia. – 4. La decisione del Tribunale di Parigi sul caso Hèrmes. – 5. Conclusioni.
1. L’industria tessile è una delle più inquinanti al mondo, soprattutto a causa del grande consumo di acqua che richiede. Si stima che la produzione tessile sia responsabile di circa il 20% dell’inquinamento globale dell’acqua potabile a causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura e la finitura, e che il lavaggio di capi sintetici rilasci ogni anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari[1]. Nel 2020, in Europa il settore tessile è stato la terza fonte di degrado delle risorse idriche e dell’uso del suolo. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, in quell’anno, sono stati necessari in media nove metri cubi di acqua e 391 chilogrammi di materie prime per fornire abiti e scarpe per ogni cittadino dell’UE[2]. Nell’ultimo decennio c’è stata una significativa riduzione del ciclo di vita dei prodotti tessili; i cittadini europei consumano ogni anno quasi 26 kg di prodotti tessili e ne smaltiscono circa 11 kg. Infine, solo l’1% degli abiti usati vengono riciclati in capi nuovi e per l’87% vengono inceneriti o portati in discarica. Una delle cause principali di cifre di consumo così elevate è il fenomeno del fast fashion. Nonostante la questione ambientale sia particolarmente sentita in Europa, larga parte dei consumatori continua ad alimentare il mercato del fast fashion, attratta dai prezzi stracciati degli articoli e dalla possibilità di acquistare capi rispondenti all’ultima tendenza. Parallelamente, cresce un segmento di consumatori più sensibile alle istanze ambientali, orientata verso il vintage, il second-hand e le pratiche di economia circolare. È in questo contesto che si inserisce l’upcycling.
Il termine “upcycling” nasce nel 1994 per opera dell’ingegnere Reiner Pielz e fa il suo debutto nella rivista di architettura “Salvo”[3]. L’uso del prefisso “up” al posto di “re” segnala l’intenzione di valorizzare il bene anziché degradarlo attraverso il tradizionale processo di riciclo. Nel settore della moda, l’upcycling punta a offrire nuova vita a capi e accessori usati, anche attraverso vere e proprie metamorfosi: un indumento può diventare accessorio e viceversa, e un articolo datato o logorato può trovare nuova desiderabilità attraverso la trasformazione creativa.
Se questa pratica appare virtuosa sotto il profilo ambientale, sotto un profilo giuridico presenta una serie di criticità tutt’altro che secondarie. L’upcycling può infatti entrare facilmente in contrasto con le norme poste a tutela della proprietà intellettuale, tanto sotto il profilo dei diritti di privativa sul marchio quanto sotto quello della tutela autorale. La tutela del design riveste invece un ruolo limitato nell’ambito dell’upcycling: nel settore moda la registrazione è utilizzata in misura significativa soprattutto per gli accessori, mentre il ready-to-wear raramente vi ricorre; inoltre, la registrazione delle forme tridimensionali risulterebbe irrilevante, poiché gli oggetti upcycledvengono tipicamente modificati in modo sostanziale, talvolta destinati a nuova funzione. Ancora, la registrazione bidimensionale risulterebbe sovrapponibile alla tutela autorale (per quanto riguarda grafiche e stampe) e, almeno nel contesto giuridico italiano, garantirebbe un vantaggio solamente nella maggior agevolezza nel contrasto alla contraffazione; seppur potenzialmente il modello bidimensionale potrebbe venire in rilievo, questo istituto non appare centrale nella trattazione di questo tema, sia perché raramente utilizzato, sia in quanto nei pochi casi di controversie giudiziarie il design non è mai stato azionato.
2. Passando in rassegna i precedenti inerenti attività di upcycling, le rivendicazioni sollevate nei confronti degli upcycler hanno riguardato prevalentemente la violazione dei diritti sul marchio. Negli Stati Uniti, negli ultimi anni, sono stati iniziati alcuni conteziosi nei confronti di upcyclers che non hanno però mai raggiunto un verdetto. Tra i casi più rilevanti figura la causa Chanel Inc. v. Shiver & Duke LLC (12 febbraio 2021), relativa a gioielli realizzati utilizzando bottoni originali Chanel riportanti il marchio della casa di moda[4]. La maison ha sostenuto l’inapplicabilità della c.d. first sale doctrine, il principio tale per cui il titolare di un marchio esaurisce le facoltà esclusive attribuitegli in qualità di titolare del diritto sul marchio una volta che il prodotto viene immesso nel mercato la prima volta. In altre parole, la first sale doctrine impedisce al titolare del marchio di opporsi all’ulteriore distribuzione e vendita dei beni legittimamente immessi nel mercato, salvo che questi siano stati alterati o modificati dopo l’immissione in commercio. Poiché i bottoni venivano rimossi da capi di abbigliamento e trasformati in articoli di gioielleria, l’applicabilità della first sale doctrine era, secondo la parte attrice, da ritenersi esclusa. Inoltre, gli articoli creati dall’upcycler erano simili ai modelli commercializzati dalla stessa Chanel e pertanto idonei a generare confusione sull’origine degli stessi. Il caso si è chiuso in via stragiudiziale[5].
Stessa sorte per il caso Louis Vuitton Malletier SAS v. Sandra Ling Designs (24 agosto 2021), avente ad oggetto la trasformazione di articoli originali di Louis Vuitton in capi d’abbigliamento riportanti i marchi registrati di Louis Vuitton. Anche in questo caso, la maison ha invocato l’inapplicabilità della first sale doctrine e ha lamentato il rischio di confusione tra i prodotti, nonostante i disclaimer utilizzati dall’upcycler. L’accordo raggiunto tra le parti ha previsto il pagamento di un lauto risarcimento e l’impegno alla cessazione dell’attività e alla non ripetizione delle condotte contestate[6]. Occorre qui sottolineare che in questi casi la presenza di disclaimer e/o le modalità di vendita porterebbero ad escludere l’ipotesi di contraffazione derivante dal rischio di confusione circa l’origine dei prodotti. Ciononostante, com’è noto, la confondibilità rileva non solo al momento dell’acquisto nella mente dell’acquirente, ma anche rispetto al pubblico dei consumatori che, non essendo testimone delle modalità di vendita, può essere indotto in confusione dalla presenza nel prodotto del marchio del terzo. Entra qui in gioco la c.d. post-sale confusion, fattispecie introdotta la prima volta dal legislatore americano con una riforma del Lanham Act, su spinta dei giudici statunitensi che ravvisavano nel requisito della confondibilità circa l’origine dei prodotti un limite alla tutela del marchio in tutti quei casi in cui le modalità di vendita e di presentazione del prodotto escludono che l’acquirente possa essere confuso circa la provenienza del prodotto. Di conseguenza, la presenza di disclaimer nel sito web di un upcycler o perfino nelle etichette, non può ritenersi sufficiente ad escludere l’ipotesi di contraffazione del marchio.
Ancora, nel 2023 il caso Levi Strauss & Co v. Coperni UK Ltd ha coinvolto il marchio del denim Levi’s e un brand francese che gode di una certa rinomanza nel mercato per le scelte estremamente innovative nell’uso dei materiali. In particolare, Levi’s ha contestato la violazione del marchio, da un lato in ragione della confusione derivante dall’uso illegittimo dello stesso, dall’altro in relazione al rischio di diluizione; Levi’s ha anche contestato la concorrenza sleale in riferimento alla vendita di jeans modificati. Anche qui, però, le parti hanno transatto con un accordo di cui non si conoscono i termini[7]. Quest’ultimo caso ha la peculiarità di avere, in qualità di convenuto, una casa di moda francese piuttosto nota. In questa ipotesi l’argomento del rischio di confusione nel pubblico circa la provenienza dei capi d’abbigliamento in quanto riportanti i marchi Levi’s mostra tutta la sua fragilità: da un lato vi è il più noto brand di jeans al mondo; dall’altro un marchio di moda francese che aspira (e per molti vi riesce) ad inserirsi in una nicchia di alta moda accessibile e avanguardista (le creazioni più note di Coperni sono l’abito spray-on e la Air Swipe Bag, una borsa fatta quasi interamente d’aria[8]). Occorre infatti osservare come in questo caso il pubblico di riferimento di Coperni difficilmente sarà il consumatore medio; chi acquista dal brand francese è tendenzialmente un appassionato di moda o quantomeno un discreto conoscitore del settore e non potrebbe mai essere tratto in inganno circa la provenienza dei pantaloni upcyled di Coperni. Tuttavia, Levi’s è uno dei marchi più conosciuti al mondo e le collaborazioni con lo stesso hanno evidentemente un rilevante valore economico, grazie alla reputazione acquisita dal marchio nel corso della sua lunghissima storia. Il punto centrale, in questo caso, è dunque il trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti modificati; sussiste un potenziale sfruttamento parassitario nell’eco del marchio che gode di notorietà, cioè Levi’s, senza che l’upcylcer abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza la dovuta remunerazione economica quale compensazione dell’investimento commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine.
Purtroppo, come si è detto, in nessuno di questi casi si è giunti ad una decisione che potesse aprire la strada quale precedente nel contesto dell’upcycling.
3. In Italia non si registra ancora alcun precedente specificamente dedicato all’upcycling. Tuttavia, l’orientamento dei tribunali italiani può essere desunto da alcuni casi che pur non avendo trattato il tema, hanno affrontato controversie con elementi di similitudine per cui vale la pena farne brevemente cenno. Partendo dal più recente, il Tribunale di Milano in data 15 luglio 2022 ha ritenuto sussistente la contraffazione dei marchi di Airwair International LTD in relazione all’attività di personalizzazione e vendita di stivaletti a marchio Dr. Martens con l’aggiunta di elementi creativi (quali glitter, disegni o simili). Gli stivaletti personalizzati venivano rivenduti ad un prezzo più alto del prezzo originale[9]. Il Tribunale ha ritenuto di non poter applicare il principio di esaurimento del marchio previsto dall’articolo 5 del codice di proprietà industriale (l’equivalente della first sale doctrine degli Stati Uniti) in quanto non si era verificato l’esaurimento dei diritti di privativa di Airwair, non essendo applicabile tale principio quando lo stato del prodotto è alterato o modificato dopo l’immissione in commercio da parte del titolare del marchio, in assenza dell’autorizzazione da parte dello stesso. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale dei tribunali italiani che tende ad applicare in maniera restrittiva eventuali eccezioni alla tutela del marchio[10]; anche se in questo caso, il favor nei confronti dei titolari dei diritti di privativa comporta l’applicazione dell’eccezione prevista al principio di esaurimento (comma 2 dell’articolo 5 del c.p.i.).
Particolarmente rilevante, sotto il profilo della diversa tutela accordata al marchio notorio, aspetto qui non ancora approfondito, è l’ordinanza della Corte di cassazione del 17 ottobre 2018 in relazione ad un caso di contraffazione del marchio di forma “gancini” della casa di moda Salvatore Ferragamo[11]. In breve, una società applicava alle proprie borse un marchio simile a quello di Ferragamo, registrato e utilizzato da quest’ultima per la medesima categoria di prodotti. Tuttavia, la convenuta impiegava il marchio simile a quello di Ferragamo con la funzione di gancio, e non già come mero elemento decorativo della borsa, a differenza di quanto tipicamente fatto da Ferragamo. Questo aveva portato la Corte di appello ad escludere il rischio di confusione nel pubblico tra i due segni, posto che l’uso fatto del marchio “gancini” da Ferragamo aveva essenzialmente una funzione decorativa e distintiva insieme, volta a far individuare al compratore il produttore, mentre quello operato dalla convenuta era un uso meramente strumentale quale fibbia o leva di chiusura. Il giudice di legittimità ha innanzitutto escluso che la funzione decorativa o ornamentale del segno fosse decisiva nel giudizio di confondibilità dei segni. Ha inoltre affermato come, nel caso di specie, rileva la diversa e più forte tutela accordata al marchio notorio dall’articolo 20.1 c) del c.p.i., che vieta l’uso del marchio anche per prodotti o servizi non affini, quando l’uso del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso. La Corte di cassazione ha quindi censurato la decisione del giudice di merito poiché aveva omesso l’accertamento di altri due profili di violazione del marchio, quello della c.d. diluzione e del c.d. agganciamento parassitario. Il primo ricorre quando l’uso di un segno simile al marchio notorio rischia di indebolirne la capacità distintiva e di pregiudicarne il pregio associato allo stesso. Il secondo ricorre quando l’uso del segno simile è idoneo a creare un nesso nella mente dei consumatori con il marchio notorio, in maniera tale da garantire un indebito vantaggio commerciale a chi ne fa impropriamente uso. La diversa tutela riservata ai marchi notori assumerebbe evidentemente un rilievo centrale qualora un giudice italiano fosse chiamato a decidere una controversia in materia di upcycling, poiché l’attività ha riguardato e riguarda soprattutto l’impiego di capi usati recanti marchi che godono di un’ampia rinomanza sul mercato.
Infine, è degno di nota un caso molto risalente del Tribunale di Milano e riguardante una fattispecie nella quale il convenuto apponeva sulle borse, oltre al proprio marchio, vecchi ritagli di prodotti riportanti il monogramma L.V. di titolarità di Louis Vuitton. Il giudice, anche in questo caso, ha ritenuto di escludere l’ipotesi di esaurimento dei diritti del marchio, “considerato che il prodotto finale realizzato dalla reclamante configurava un nuovo manufatto, differente rispetto al pregresso oggetto portatore del segno L. V., a suo tempo messo in commercio”[12].
La coerenza delle decisioni citate rende ragionevole ritenere che un eventuale controversia relativa ad un caso di upcycling verrebbe decisa da un giudice italiano in maniera non troppo dissimile, riconoscendo l’inapplicabilità del principio di esaurimento e l’indebito sfruttamento della notorietà del marchio.
4. Per quanto riguarda invece il diverso profilo della tutela autorale, un contributo decisivo è arrivato dalla Francia. Il 10 aprile 2025, il Tribunale di Parigi ha condannato la società di Géraldine Lugassy Demri per violazione del marchio “Hermès” e del diritto d’autore dell’omonima casa di moda in relazione alla trasformazione da parte della prima di foulard riportanti grafiche e marchi della seconda. L’upcycler in questo caso utilizzava foulard originali di Hermès per applicarli su giacche in denim quali elementi decorativi. L’analisi di questo caso è interessante non solo perché si tratta del primo arresto da parte di un tribunale europeo sul tema dell’upcycling, ma anche in ragione degli argomenti difensivi del convenuto, che ha sollevato l’eccezione di libertà di espressione artistica e sostenuto la prevalenza del diritto alla tutela dell’ambiente (come stabilito dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali europei) sul diritto del titolare del marchio. Il Tribunale di Parigi ha innanzitutto riconosciuto la tutela autoriale alle grafiche di Hermès, ritenendole opere originali e dotate di carattere creativo. In secondo luogo, il Tribunale ha sostenuto che l’applicazione dei foulard sulle giacche integrasse un’alterazione del mezzo tramite il quale le opere sono distribuite, esulando quindi dall’applicazione del principio di esaurimento previsto per le opere coperte dal diritto d’autore. Infatti, l’articolo 4 secondo paragrafo della Direttiva 2001/29/CE, prevede che il diritto di distribuzione dell’originale dell’opera si esaurisce con la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà nel mercato dell’Unione Europea quando questi sono effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso. Come correttamente osservato dal giudice francese, la Corte di Giustizia UE ha interpretato questa norma nel senso di escluderne l’applicazione quando, pur a seguito di un’immissione nel commercio autorizzata dal titolare del diritto d’autore, l’opera ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma (Corte di Giustizia, 22 gennaio 2015, C-419/13 Art & Allposters International BV c. Stichting Pictoright )[13]. Allo stesso modo, il tribunale parigino ha argomentato che l’applicazione dei foulard alle giacche in denim costituisce una sostituzione del supporto iniziale tale da rappresentare una riproduzione non autorizzata delle opere grafiche di Hermés; in sostanza, il giudice francese ha ritenuto che la distribuzione delle opere così modificate esigesse l’autorizzazione di Hermés, non rilevando il fatto che i foulard fossero stati acquistati legittimante sul mercato del second hand. Inoltre, il giudice, esprimendosi in merito al bilanciamento con il diritto alla protezione dell’ambiente, ha sottolineato in primo luogo che non vi è alcuna norma che direttamente imponga un’eccezione alle norme poste a tutela della proprietà intellettuale in favore dello sviluppo sostenibile; in secondo luogo, ha osservato che l’attività di upcycling della convenuta fosse un’attività commerciale con un fine lucrativo, e che l’obiettivo di sostenibilità ambientale fosse del tutto secondario all’attività commerciale svolta. Infine, sotto il profilo della violazione del marchio, il giudice francese ha confermato l’inapplicabilità del principio di esaurimento del marchio a causa dell’alterazione subita dall’articolo sul quale era applicato (il foulard).
5. Il quadro che emerge da questa breve ricostruzione giurisprudenziale è una preferenza, almeno per quanto riguarda il nostro ordinamento, a favorire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Sebbene possa sembrare opportuno interrogarsi sul bilanciamento tra la tutela dei diritti di privativa e l’interesse, anch’esso fondamentale, ad uno sviluppo sostenibile, le soluzioni prospettabili per legittimare l’attività di upcycling potrebbero risultare sproporzionate. Infatti, si potrebbe paventare l’introduzione di licenze obbligatorie dei marchi per il recupero di capi usati o la stipula di contratti-quadro che impongano il rispetto di determinati standard qualitativi agli upcyclers, riducendo da un lato il rischio di confusione e dall’altro garantendo il rispetto della reputazione e dell’immagine dei brand. Queste proposte elefantiache, seppure vadano nella direzione di favorire l’economia circolare, rischierebbero di arrecare un considerevole pregiudizio per i titolari di noti marchi di moda, senza affrontare in maniera pragmatica la radice del problema. Come si è detto in apertura, i numeri dell’inquinamento dell’industria tessile sono causati da livelli di consumo sproporzionati alle reali necessità dell’individuo e dalla difficoltà a riciclare i materiali utilizzati. Ciò che andrebbe realmente ridotto, in un’ottica di prevenzione, è il consumo di articoli di fast fashion e l’introduzione nel mercato di prodotti realizzati con materiali altamente inquinanti che non possono essere recuperati. In questa direzione sta infatti andando il legislatore europeo; il 9 settembre 2025, il Parlamento Europeo ha approvato nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili in tutta l’UE. Queste regole imporrano agli Stati membri di istituire sistemi che garantiscano che i produttori di abbigliamento, accessori, cappelli, calzature, coperte, biancheria da letto, tende e, facoltativamente, materassi coprano i costi di raccolta, cernita e riciclo dei rifiuti tessili[14]. Le nuove misure introdotte potrebbero rivelarsi in grado di generare un reale impatto in termini di sostenibilità ambientale, senza restringere il campo della tutela della proprietà intellettuale né arrecare pregiudizio agli attori che nel mercato, oltre ad introdurre nuovi prodotti, contribuiscono con il loro apporto creativo al valore culturale della moda.
[1] Fast fashion: EU laws for sustainable textile consumption in Europarl.europa.eu, https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20201208STO93327/fast-fashion-eu-laws-for-sustainable-textile-consumption.
[2] Textiles and the environment: the role of design in Europe’s circular economy in eea.europa.eu, https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/textiles-and-the-environment-the-role-of-design-in-europes-circular-economy-1.
[3] I.Calboli, Upcycling, The Ongoing Battle A (Hopeful) United States Perspective, Verfassungsblog, disponibile al link https://verfassungsblog.de/ip-hr2he-fashion-upcycling/
[4] I. Calboli e M. Corrado, Intellectual property, sustenaibility, and the circular economy: friends or foes in the fashion industry?In: The Handbook of fashion law a cura di I. Calboli e E. Rosati, Oxford University Press, 2025, p. 104.
[5] Ibid.
[6] I. Calboli e M. Corrado, op. cit., p.105.
[7] V. Mazza, Is upcycling turning into a legal drama for trademark infringement?, in IstitutoMarangoni.com, disponibile al link https://www.istitutomarangoni.com/en/maze35/industry/is-upcycling-turning-into-a-legal-drama-for-trademark-infringement.
[8] G. Giordani, The Coperni-can revolution: What’s behind the 99% Air Swipe bag?, in IstitutoMarangoni.com, disponibile al link https://www.istitutomarangoni.com/en/maze35/game-changers/the-coperni-can-revolution-whats-behind-the-99-air-swipe-bag.
[9] V. Mazza, Quali questioni legali per i prodotti customizzati? In Diritto al Digitale, disponibile al linkhttps://dirittoaldigitale.com/2023/06/14/questioni-legali-prodotti-customizzati/.
[10] Cfr. Cass., 30 dicembre 2022, n. 38165, Trib. Milano, 8 luglio 2013, in Dejure.it e Trib. Milano, 13 gennaio 2020, in Dejure.it.
[11] Cass., 17 ottobre 2018, ordinanza n. 26001, in DeJure.it.
[12] Trib. Milano, 22 giugno 2004, in Dejure.it.
[13] Corte di Giustizia, 22 gennaio 2015, C-419/13, Art & Allposters International BV c. Stichting Pictoright in Eur-lex.europa.eu.
[14]https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20250905IPR30172/il-parlamento-adotta-nuove-norme-ue-per-ridurre-i-rifiuti-tessili-e-alimentari