Myriam Garaguso
Dottoressa in Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore
ABSTRACT
L’elaborato analizza la tutela giuridica del packaging e del marchio in relazione ad un caso di presunta concorrenza sleale nel settore alimentare. Partendo dalla definizione di packaging come artefatto complesso con valenza protettiva, estetica e di marketing, si evidenzia il ruolo cruciale nel contesto della grande distribuzione, dove la riconoscibilità del prodotto è fondamentale. L’analisi si concentra su diverse fattispecie di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c. Si affronta inoltre il tema del risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante) e della retroversione degli utili (ex art. 125 c.p.i.).
This paper analyzes the legal protection of packaging and trademarks in relation to a case of alleged unfair competition in the food sector. Starting from the definition of packaging as a complex artifact with protective, aesthetic, and marketing purposes, it highlights its crucial role in large-scale retail trade, where product recognition is essential. The analysis focuses on various types of unfair competition, pursuant to art. 2598 of the Italian Civil Code. It also addresses the issue of compensation for damages (consequential damages and loss of profit) and the reversal of profits (pursuant to art. 125 c.p.i.).
SOMMARIO: Traccia, Introduzione, 1. Il caso, – 2. Analisi giuridica.
Comprendiamo l’argomento prendendo in esame un caso fittizio ma giuridicamente rilevante: F.lli Branca/Tizio e la catena di distribuzione «Polodargento», per la vendita del liquore «Fernet Stronca».
Assumendo la difesa dei F.lli Branca: «Tizio produce e vende tramite il canale degli hard discount a insegna “Polodargento” un liquore denominato “Fernet Stronca” in una bottiglia molto simile a quella del Fernet Branca e di molti altri liquori del tipo “Fernet”. In particolare, oltre a un’etichetta giallognola piena di scritte (diverse nel contenuto da quelle di Fernet Branca), nella parte alta dell’etichetta vi è l’immagine della luna sovrastata da un gufo ad ali spiegate. Il prodotto di Tizio è venduto alla metà del prezzo del Fernet Branca. La F.lli Branca ha registrato il marchio denominativo Fernet Branca per liquori, ma non ha registrato l’etichetta. La F.lli Branca agisce contro Tizio e la catena “Polodargento” per imitazione servile della bottiglia, look alike dell’etichetta, contraffazione del marchio Branca e vendita sottocosto (in particolare sostenendo che il prezzo del Fernet Stronca è inferiore al costo che la F.lli Branca sopporta per produrre il Fernet Branca). Chiede il risarcimento del danno e la retroversione degli utili».
Sul piano dell’economia e del marketing, il packaging, detto comunemente involucro o confezione, è lo strumento che avvolge, protegge, conserva e presenta un prodotto, rendendolo disponibile nello spazio e nel tempo all’utilizzatore finale-consumatore. Esso si presenta come la risposta ad una principale esigenza umana. Ma, per la centralità nei nostri usi quotidiani, l’aspetto fondamentale che trasmette la forza del packaging-imballaggio, oltre al fine di conservare-identificare-proteggere, è la sua presenza trasversale nelle attività industriali e di consumo. Soprattutto per quanto riguarda il consumo alimentare il packaging-imballaggio è definibile in due modi: 1. L’oggetto di sofisticata ingegneria atto a proteggere un prodotto; e, 2. La nozione di valenza estetica, come plusvalore commerciale e di creazione artistica. Pertanto, la normativa italiana, tenendo conto della valenza riportata dal marketing e dalla prassi quotidiana, ha definito il packaging o imballaggio come: «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione nonché gli articoli a perdere usati allo stesso modo» (d.lgs 152/2006; ex d.lgs 22/1997). Dunque, il packaging si presenta innanzitutto come un artefatto complesso sia in relazione al significato più comune e generico del suo uso quotidiano sia rispetto a quello giuridicamente più ampio e preciso[1]. Tutto questo si rapporta all’allargamento dei mercati dal punto di vista geografico e dei competitors, oltre al fatto che la produzione di massa porta con sé anche ingenti quantità di prodotti tendenzialmente standardizzati (ad es. si pensi a quanto viene commercializzato nei canali della grande distribuzione: i soft e gli hard discount): tutto ciò attesta la necessità che ciascun produttore ha di rendere riconoscibili agli occhi dei consumatori i propri prodotti rispetto a quelli dei propri competitors. In questo senso, tanto i normali luoghi di vendita tanto i canali della grande distribuzione assumono un ruolo centrale nel rapporto tra il consumatore, l’azienda e il prodotto dall’azienda.
Nel caso in oggetto abbiamo a che fare con la distribuzione di un prodotto-un amaro tramite un hard discount[2] a insegna «Polodargento». Tramite questo canale Tizio produce e vende (responsabilità solidale, cfr. Art. 2055 c.c.) un liquore denominato «Fernet Stronca» in una bottiglia molto simile a quella del «Fernet Branca» e di altri liquori del tipo «Fernet». Qui, oltre all’etichetta giallognola piena di scritte (seppur diversa nel contenuto da quella di «Fernet Branca»), nella parte alta dell’etichetta vi è l’immagine della luna sovrastata da un gufo con le ali spiegate. Esaminiamo ora la bottiglia dell’amaro «Fernet Branca» dei F.lli Branca. Questa, oltre a riportare un’etichetta giallognola (dal contenuto diverso da quello del «Fernet Stronca»), vede nella parte alta dell’etichetta il globo terrestre sovrastato da un’aquila ad ali spiegate che tiene tra gli artigli una bottiglia del tipo Fernet. I F.lli Branca fanno causa a Tizio e alla catena di distribuzione «Polodargento», avanzando una serie di pretese. Ecco alcune domande. Si può parlare di imitazione servile della bottiglia?
Per rispondere a questo interrogativo vediamo innanzitutto cosa si intende per marchio. Il marchio è considerato dal nostro ordinamento come uno dei più importanti segni distintivi. Un segno che permette di distinguere la provenienza di determinati prodotti o servizi, e che consente la comunicazione essenziale tra imprese e consumatori. Esso svolge pertanto tre diverse funzioni: 1. indica la provenienza-l’origine del prodotto o del servizio di una determinata impresa; 2. funge a garanzia di qualità: ovvero di determinate qualità associate dai consumatori ad alcuni tipi di beni e servizi, e che i beni e servizi siano all’altezza delle aspettative del consumatore; 3. pubblicitaria ed evocativa: si intende la capacità del segno-marchio di catturare l’attenzione del consumatore al fine di orientarlo all’acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro. Pertanto, ai sensi dell’art. 20 c.p.i. la funzione distintiva del marchio consiste in primis nel diritto di esclusiva del titolare del titolo di privativa industriale, Ossia, secondo questo diritto: colui che ha ottenuto la registrazione del marchio può impedire a chiunque di mettere in commercio o di pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio simile o identico a quello che lui ha registrato. Una tutela, quella del titolare della privativa del marchio, che si estende anche contro la confondibilità: che opera quando l’adozione del marchio o di un segno ad esso simile da parte di un terzo, per prodotti o servizi affini, produce un rischio di confusione per il pubblico. In questo caso, la funzione distintiva del marchio si specifica non solo nella funzione di indicazione dell’origine di un prodotto, ma anche in una funzione di una identità nel tempo e di costanza qualitativa, strutturale e merceologica dei prodotti contrassegnati. Quindi, nel caso in esame, specificatamente, per amaro «Fernet Branca» si allude ad un amaro inventato nel 1845 nella drogheria di Milano da Bernardino Branca (che poi fondò nel 1862 uno stabilimento per la produzione industriale, dando vita all’azienda di famiglia insieme al fratello). Ricetta che è sempre stata mantenuta segreta e la cui produzione è sempre rimasta a Milano presso la Fratelli Branca Distillerie, che lo esporta in tutto il mondo nella tradizionale bottiglia di vetro. In questo senso, per quanto attiene principalmente la bottiglia (ma cfr. anche per le immagini sull’etichetta), occorre richiamare il n. 1 dell’art. 2598 del codice civile, sicché, «[…] compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un altro concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente». Tizio, imitando la forma della bottiglia, lede la tutela riservata a quei marchi che, pur non essendo tali, svolgono la stessa/analoga funzione del marchio, ovvero, nomi, disegni, forme, …, percepiti nel tempo – dal consumatore – come segni distintivi[3]: quindi, nel caso considerato, la forma tridimensionale della bottiglia, adottata dai F.lli Branca, dev’essere tutelata in sede giudiziaria[4]. In quest’orizzonte spetterà al giudice formulare un giudizio in relazione alla confondibilità: «la valutazione deve essere condotta avendo riguardo all’impressione che presumibilmente la somiglianza […] dell’aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di ordinaria diligenza ed attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico, tenendo altresì conto che di regola il consumatore opera le proprie scelte non già in virtù di una comparazione diretta tra segni e prodotti, bensì confrontando una realtà con il ricordo, spesso vago ed impreciso, di precedenti esperienze»[5]. Inoltre, è possibile parlare di look-alike[6] dell’etichetta dell’amaro(tenendo conto che la Fratelli Branca ha registrato il marchio denominativo «Fernet Branca» per liquori ma non l’etichetta)? Volendo fornire una prima definizione della fattispecie atipica di look-alike è utile fare riferimento alla sentenza espressa dal Tribunale di Napoli l’11 luglio del 2000, la cui pronuncia rappresenta l’occasione per affermare l’esistenza di questa fattispecie, per la prima volta, anche in Italia[7]: «[…] si tratta della immissione nel mercato di prodotti che per aspetto esteriore, ed in particolare per la packaging, richiamano prodotti già esistenti sul mercato. I look-alike imitano il trade dress di un prodotto. […] veicolo identificatore della provenienza di un prodotto». Questa definizione, oltre a trattare una fattispecie atipica della concorrenza sleale, rappresenta senz’altro uno dei casi giuridici in cui l’illiceità della condotta viene ancorata all’agganciamento parassitario di cui all’art. 2598 n. 2, oltre che alla più generale concorrenza sleale confusoria dell’imitazione servile di cui al n.1. Pertanto, secondo questa lettura, la ripresa degli elementi che caratterizzano la confezione del prodotto della concorrente, in questo caso la bottiglia dell’amaro dei F.lli Branca da parte di Tizio (già trattata), può essere considerato quale ipotesi di concorrenza sleale confusoria[8], ex. art. 2598 n. 1 c.c., ma anche di illecito sotto l’ulteriore profilo dell’art. 2598 n. 2 c.c., quando – come accade nella adozione delle caratteristiche basilari e tipiche del package: come lo sfondo, immagine al centro del prodotto, posizione del marchio, oltre che dell’immagine e della scritta – può presentarsi anche un effetto parassitario della rinomanza e dei pregi del prodotto originale[9]. Possiamo dunque applicare questo 2. punto alla questione del look-alike che riguarda l’etichetta dell’amaro di Tizio? Più specificatamente, il n. 2 dell’art. 2598 esamina inizialmente due caratteristiche di lesione della reputazione commerciale di un imprenditore, che sono: 1. la denigrazione o 2. l’appropriazione di pregi. Tuttavia, la problematica in oggetto non sembra essere collocabile né nella denigrazione, non essendoci di fatto una diffamazione del prodotto dell’azienda concorrente, né (ma solo apparentemente) in un’autentica appropriazione di pregi. Ossia, soffermandosi ad uno sguardo superficiale, l’imprenditore Tizio e la catena di distribuzione, attraverso forme pubblicitarie o equivalenti, non attribuiscono ai propri prodotti (al proprio amaro «Fernet Stronca») pregi qualitativi non posseduti ma appartenenti ai prodotti, ai servizi o all’impresa del concorrente-dei F.lli Branca, e che rappresentano per il pubblico motivo di preferenza. L’etichetta giallognola, infatti, non riporta lo stesso contenuto scritto di quella del «Fernet Branca»: «Fratelli Branca-Distilleria, Milano – Via Broletto – Vicino alla chiesa di S. Tomaso; I Fratelli Branca, i soli che posseggono l’originale formula di produzione del famoso Fernet-Branca ne assicurano l’alta qualità, grazie al processo di trasformazione che esalta la genuinità degli ingredienti naturali […]». Ma, nel caso specifico: la somiglianza dell’etichetta sulla bottiglia dell’amaro di Tizio e della «Polodargento» con quella dei F.lli Branca, per quanto riguarda le immagini/disegni ed evocazione del marchio (ad es. il gufo al posto dell’aquila, e la luna al posto del globo terrestre), si traduce comunque, attraverso uno sguardo più attento, in un danno per i F.lli Branca sotto il profilo dello sviamento della clientela. Qui, dunque, la condotta posta in essere da Tizio viene ad integrare la fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all’art. 2598 n. 2, anche tramite la somiglianza del nome del prodotto (Fernet…) a descrizione del proprio. Infatti, Tizio e la «Polodargento» con l’etichetta dell’amaro intendono dire: «il nostro prodotto è tipo, simile al Fernet Branca»[10]. Essi si agganciano illecitamente alla azienda dei F.lli Branca. Un agganciamento tale da generare nel consumatore un errore sulla provenienza del prodotto, essendo capace di rievocare nella mente dell’acquirente/consumatore oltre al tipo «Fernet» dei F.lli Branca anche la sua immagine (aquila e globo) sull’involucro[11]. In questo senso, accade che gli imitatori (tenendo anche conto dell’andamento del mercato) sfruttano gli investimenti altrui, senza essere gravati dalle spese di ideazione, innovazione e marketing, generando nel consumatore medio la credenza che il loro prodotto provenga dalla stessa fonte di quello originale, il «Fernet Branca»[12]. In aggiunta, bisogna considerare che nel caso trattato i F.lli Branca hanno registrato solo il marchio denominativo «Fernet Branca» e che quindi, trattandosi per l’appunto di un marchio denominativo, hanno diritto alla massima protezione possibile. Questo impedirà a chiunque di utilizzare la stessa parola o una parola simile in qualunque forma, carattere, dimensione, stile, colore per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli del titolare del marchio registrato. Tuttavia, se in questo senso i F.lli Branca godono di una tutela piena, come già dimostrato per la bottiglia e per il marchio in sé[13], più complessa sembra la questione dell’etichetta che non è stata registrata dai F.lli Branca, produttori del celebre amaro «Fernet Branca». In questo caso, – sebbene i terzi, trattandosi della registrazione di un marchio denominativo per il solo «Fernet Branca» per liquori, potrebbero impadronirsi dei colori e della veste grafica senza incorrere in alcuna violazione del marchio registrato -, dal momento che l’etichetta (dato il suo uso intenso e protratto nel tempo da parte dei F.lli Branca) ha acquisito carattere distintivo del prodotto presso i consumatori, essa è tutelabile dal rischio che terzi generino confusione nel consumatore medio[14]. L’etichetta, infatti, finisce per rappresentare anch’essa il marchio di una nota azienda, essendo qualificabile come un «suo patrimonio». Ma allora si può parlare altresì di contraffazione del marchio[15]? In virtù della titolarità esclusiva del marchio da parte di chi lo ha registrato, i F.lli Branca possono esercitare l’azione di contraffazione essendoci un uso illegittimo e parassitario del loro marchio (che gode di rinomanza), da parte di un terzo non autorizzato, con il risultato di creare confusione nel consumatore[16]. Infatti, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., il titolare di un marchio registrato ha la facoltà di farne un uso esclusivo, vietando a terzi, salvo il suo consenso, di usarlo nella loro attività economica[17]. Ecco che allora, pur riconoscendo una tutela giuridica ai F.lli Branca sia per quanto riguarda la bottiglia sia per le immagini dell’etichetta, ci si scontra con un altro problema: il sottoprezzo. Qui, la F.lli Branca agisce per il sottocosto dell’amaro di Tizio, in particolare sostenendo che il prezzo del «Fernet Stronca» è inferiore al costo che la F.lli Branca sopporta per produrre il «Fernet Branca»[18]. Si tratta quindi di concorrenza sleale, codificata con riguardo alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1983[19]. A tal proposito, l’art. 2598 c.c., dopo aver valutato le fattispecie di cui al n. 1 e al n. 2, richiama al fenomeno della concorrenza sleale anche il n. 3: «l’uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda». La giurisprudenza ha dunque fatto rientrare in questa fattispecie anche la vendita sottocosto quando si presenti come una condotta evidentemente antieconomica, falsando il gioco della concorrenza sul mercato. Infatti, nel caso di vendita sottocosto o dumping, e quindi in un contesto di concorrenza parassitaria[20], deve essere attribuita una tutela a favore dei F.lli Branca: Tizio e la «Polodargento», con la messa in commercio dell’amaro «Fernet Stronca», hanno arrecato un danno ai concorrenti attraverso la volontà di fuorviare subdolamente e illusoriamente il giudizio del consumatore, infrangendo le regole che presidiano la produttività del sistema e delle condizioni obiettive di produzione sulle quali tutti gli operatori economici legittimamente confidano. Qui, infatti, il sottocosto dell’amaro «Fernet Stronca» non costituisce una condotta virtuosa, lecita e favorevole alla competizione sui mercati, essendo rivolto a sviare la clientela dalla azienda concorrente (dei F.lli Branca) anche con l’utilizzo di ingredienti di scarsa qualità o comunque meno costosi se paragonati a quelli impiegati per la produzione del «Fernet Branca». L’uso del marchio o di segni distintivi contraffatti, e quindi l’uso senza l’autorizzazione di chi ha registrato il marchio, ha deviato il consumatore circa la bontà della provenienza del prodotto, creando effettivamente confusione sul mercato. Si può richiedere un risarcimento del danno[21] e una retroversione degli utili a favore dei F.lli Branca? Analizziamo prima la fattispecie del risarcimento del danno[22]. In un sistema di concorrenza sleale e di contraffazione è possibile risarcire integralmente il danno subito nel corso del tempo alla F.lli Branca, impiegando il principio della giustizia correttiva di aristotelica memoria[23]. Ora, il danno risarcibile comprende, in conformità al Codice civile, sia il danno emergente[24]che il lucro cessante[25]. Il primo viene ad esplicarsi nelle spese supportate dalla F.lli Branca rese vane dall’illecito (spese pubblicitarie) e per ovviare i casi di illecito-la contraffazione da parte di altri soggetti (spese di accertamento della contraffazione, spese di consulenza, assistenza e pubblicità motivate dalla necessità di fronteggiare la contraffazione)[26]; il secondo consiste nel mancato guadagno della F.lli Branca dovuta alla messa in commercio di un amaro simile a quello originale (in questo caso, spingendo la clientela ad acquistare quello meno caro, puntando sulla somiglianza con l’originale), dato dalla differenza tra i flussi di vendita che il titolare avrebbe avuto senza contraffazione e quelli che ha effettivamente avuto. Tuttavia, bisogna dire che sia il lucro cessante che il danno emergente oltre a far parte della teoria generale del risarcimento si collocano anche in quella più ampia del giusto prezzo (secondo comma art. 125 c.p.i.)[27], e, affinché si possa parlare di corretto risarcimento del danno occorre che il diritto vantato dalla F.lli Branca sia qualificabile come diritto reale[28]. Pertanto, dato che il criterio espresso dal codice civile del primo comma del 125 c.p.i. risulta spesso insufficiente e complicato da attuare per un integrale ed effettivo risarcimento del danno, non tenendo conto adeguatamente del lucro cessante (difficilmente quantificabile) e di eventuali arricchimenti ingiustificati ottenuti dal contraffattore per mezzo di una attività illecita[29], una liquidazione in «forma globale» da parte del giudice, ai sensi del secondo comma dell’art. 125 c.p.i, ha una maggiore capacità dissuasiva ed è comunque un criterio equitativo[30]. Cosicché, riprendendo anche l’art. 10 bis della Convenzione di Parigi del 1883 (introdotto con la revisione dell’Aja del 1925), letto in parallelo all’art. 2598, afferma: «1) I Paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell’Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 3) Dovranno particolarmente essere vietati: a) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività̀ industriale o commerciale di un concorrente; b) le asserzioni false, nell’esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l’attività̀ industriale o commerciale di un concorrente; c) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l’attitudine all’uso o la quantità̀ delle merci»[31]. Inoltre, sebbene l’art. 10 bis della Convenzione ha una struttura diversa dall’art. 2598 – per quanto riguarda la collocazione della clausola generale -, notiamo che in merito ai giudizi di contraffazione e di violazione di un diritto di privativa industriale, il legislatore internazionale, comunitario e soprattutto quello nazionale, sono intervenuti più volte per assicurare una tutela. Con particolare attenzione alla disciplina adottata nostro paese, la tutela è garantita dal codice di proprietà industriale che interviene affiancando il Codice civile e il Codice penale[32]. Infatti, il legislatore italiano, in linea con quello comunitario, nel tentativo di disincentivare le contraffazioni efficienti realizza il principio di giustizia correttiva. Analizziamo ora la norma in questione: quanto disposto dall’art. 125 del c.p.i., introdotto in ottemperanza della direttiva n. 2004/48/CE[33], attesta al primo comma che il risarcimento dovuto al danneggiato sarà liquidato dal giudice secondo «le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 del codice civile» in materia contrattuale, «tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione». Pertanto, in conformità con la legge di cui al primo comma, la F.lli Branca avendo subito un danno economico patrimoniale (da danno emergente e lucro cessante), oltre che morale, ha diritto al risarcimento. Ovvero, la confezione dell’amaro di Tizio, venduto dal canale della distribuzione «Polodargento», ha ripreso illecitamente (senza autorizzazione del titolare del marchio) i caratteri salienti e distintivi dell’amaro «Fernet Branca»; sicché, rilevando il carattere distintivo della confezione dell’amaro «Fernet Branca» dei F.lli Branca e quello parassitario e confusorio del «Fernet Stronca» di Tizio e della «Polodargento», si deduce che: avendo sviato la clientela, determinando una perdita di guadagno a danno della F.lli Branca, sia formulabile un giudizio di risarcimento del danno. In questo modo, in conformità agli art. 2598 c.c. n. 1, 2, e 3, vanno tutelati i F.lli Branca tanto da: 1. un uso abusivo della confezione (imitazione dell’insieme degli elementi che compongono la confezione, la bottiglia e le immagini, ovvero di ciò che appare all’esterno) capace di generare confusione nel consumatore/imitazione servile; 2. dall’agganciamento indebito al loro marchio con l’appropriazione illecita di pregi; 3. da tutti gli atti di concorrenza sleale che hanno alterato l’andamento del marcato (ad es. sottocosto). Tuttavia, nella pratica – come abbiamo già avuto modo di accennare – dal momento che risulta assai difficile provare il danno subito dal danneggiato, ossia quantificare le vendite mancate del titolare, è preferibile per la F.lli Branca auspicare per l’applicazione del criterio di cui al secondo comma dell’art. 125 c.p.i. In questo modo il giudice potrà liquidare i danni con più facilità senza dover specificare gli importi del lucro cessante e del danno emergente. Secondo questa modalità, la condanna al risarcimento del danno è certamente possibile anche perché presente il presupposto soggettivo di cui all’art. 2043 c.c., costituito alternativamente dal dolo o dalla colpa del danneggiante-autore dell’illecito. Quindi, richiamando specificatamente l’art. 2600 c.c.[34], «se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni». E, «in tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza». Cosicché, una volta accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume, ma, nel caso specifico è possibile provare anche l’esistenza del dolo: dato l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta sleale di Tizio e della «Polodargento» (e pertanto la malafede) e il danno arrecato alla F.lli Branca. Inoltre, nel caso della proprietà industriale e più in genere di quella intellettuale, emerge chiaramente che chi guadagna dalla concorrenza sleale e quindi dalla contraffazione è tenuto non solo a risarcire il danno, ma anche a dare al titolare del diritto un indennizzo ulteriore o pari al suo guadagno (trattandosi di un guadagno che si ottiene vendendo tutti gli incassi, togliendo tutti i costi, compresi i risarcimenti)[35]. Oltre a questo, il titolare in ogni caso può richiedere, in conformità alla disciplina civilistica italiana, e a quanto previsto dai commi precedenti dell’art. 125 c.p.i., anche la restituzione/retroversione degli utili[36] realizzati dall’autore della violazione, prescindendo dal fatto che questi abbia agito in buonafede o in malafede. Infatti, l’art. 125 c.p.i., n. 3 dice[37]: «In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». Pertanto, sia in conformità a tale lettura che alla ratio della norma[38], la richiesta formulata dai F.lli Branca ha fondamento e risponde pure all’esigenza prevista dall’ordinamento di evitare che i danneggianti possano trarre qualche guadagno dall’illecito. In linea con questo, il contraffattore/autore dell’illecito, secondo la giurisprudenza dominante, non è tenuto a restituire tutti gli utili che egli ha realizzato dalla commercializzazione del prodotto, ma soltanto quelli realizzati con l’attività illecita di contraffazione. Pertanto, la sanzione di restituzione degli utili non è giuridicamente concepibile come sanzione risarcitoria, ma come deterrente e disincentivante la contraffazione. Dunque, con i principi che regolano l’arricchimento senza causa, l’intento legislativo e giudiziario sarà quello di ricollocare la distribuzione di ricchezza fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati (sfruttando la privativa altrui) e colui il cui diritto reale è stato sfruttato indebitamente per realizzarli.
[1] Cfr. V. BUCCHETTI, La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 19-21. Qui si sono considerati indistintamente l’imballaggio e il packaging ma, in realtà, specificatamente, l’imballaggio si riferisce agli aspetti più funzionali e tecnici, mentre il packaging agli aspetti capaci di accattivare l’attenzione del consumatore (e, di conseguenza, più attinenti alle finalità del marketing).
[2] Per discount si intende un punto di vendita al dettaglio di prodotti a largo consumo. I sistemi di discount sono generalmente di due tipi: 1. soft discount e 2. hard discount. La differenza tra i due è da ricercarsi nel numero delle referenze, alla superficie dei punti vendita e alla presenza o meno di prodotti di marca.
[3] Cfr. Art. 7 c.p.i.: «1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità̀ cromatiche, perché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». Tuttavia, riguardo alla ammissibilità di registrare la forma del prodotto o del suo contenitore, es. bottiglia, come marchio sono nate alcune controversie riguardo al problema della funzionalità tecnica della forma e il rischio di monopolizzazione di alcuni elementi proteggibili-di confezione o involucro; infatti, (comunque in linea con l’art. 7 c.p.i.), affinché́ una forma possa essere registrata come marchio, la legge dispone che questa non debba essere funzionale-tecnica. Dunque, i segni che riprendono la forma imposta dalla natura del prodotto non sono registrabili, non essendo dotati di nessuna capacità distintiva. Ovvero, secondo l’art. 9 c.p.i., «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Cosicché in attuazione alla disciplina esplicitata dal nostro ordinamento, si è pronunciata anche la Corte di appello di Torino, n. 677/2019: la caratteristica forma della Vespa, l’iconico scooter della Piaggio, è tutelabile come un qualsiasi marchio, dal momento che la forma ha acquisito una funzione distintiva, sicché può essere registrata dal suo titolare e, venendo tutelata, non può essere copiata. A tal proposito vedi anche, S. SANDRI, L’impedimento del valore sostanziale del marchio: la percezione del consumatore, in Rivista di diritto industriale, III/2020, pp. 198-215, p. 199 ss., che, analizzando i requisiti dell’art. 7 del c.p.i. ai fini della registrazione di un marchio di forma, sostiene l’importanza del pubblico in merito alla percezione del segno per la soluzione di questo importante problema giuridico.
[4] Cfr. V. Di CATALDO, L’imitazione servile, Milano, 1979, 38; F. PASQUERA, Precisazioni sul concetto di imitazione servile e sulla difesa del prodotto originale, in Rivista di diritto commerciale, I/1957, 161 ss.; in giurisprudenza: Cass., 12 febbraio 2009, n. 3478; 31 luglio 2008, n. 20884; App. di Milano, 28 ottobre 2003 e 12 maggio 1998. Va quindi aggiunto che la protezione riguarda soprattutto l’involucro-packaging: infatti, nei grandi magazzini dove i prodotti, già confezionati, si trovano depositati sugli scaffali, è la confezione che permette al consumatore di riconoscere, fra i tanti, quello proveniente da una determinata azienda, distinguendolo da quello delle concorrenti: cfr. Trib. Napoli, 13 settembre 2000, ord.; Trib. Verona, 4 giugno 1997, ord.; Trib. Milano, 4 marzo 1982.
[5] P. G. MARCHETTI- L.C. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova 1997, p. 518; criterio ribadito anche da A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano 2000, § 26.
[6] Per comprendere in cosa consista la fattispecie di look-alike, vedi M. FRANZOSI, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in «Il Diritto Industriale», N. 1/2004, p. 77. «La pratica del look-alike, consistente nell’appropriarsi dell’immagine altrui, immagine creata con costi e fatica, rappresenta una netta perdita per la società̀ e un comportamento sleale. Pertanto, la norma della concorrenza sleale deve essere utilizzata per reprimere con maggiore severità̀ il comportamento del look-alike. La norma, dunque, va applicata con rigore diverso e maggiore»; vedi anche, L. MANSANI, Il look-alike come atto di concorrenza sleale, in Rivista di diritto industriale, I/2017, pp. 21-39.
[7] Nell’ordinamento italiano i primi strumenti di tutela a fronte di look-alike dell’imitazione delle confezioni sono offerti dalla disciplina sui marchi.
[8] Di cui l’imitazione servile, del n. 1 dell’art. 2598 c.c., è una species.
[9] Cfr. In giurisprudenza si pensi ad es. a Trib. Milano, 21 luglio 2004, ord.; Trib. Milano, 3 marzo 2005, ord.; Trib. Monza, 17 ottobre 2000, ord.; Trib. Milano, 23 luglio 2008, ord; Trib. Milano, 17 luglio 2006.
[10] Nel caso presentato, i F.lli Branca hanno registrato il marchio denominativo ma non l’etichetta. Tuttavia, anche l’etichetta qui può godere di una tutela ampliata in base alla rinomanza assunta con il tempo: cfr. D. SARTI, Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio, in Rivista di diritto industriale, VI/2019, pp. 547-579, p. 548; valorizzando l’interesse del consumatore a ricevere corrette informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, e non più dunque soltanto sulla loro provenienza (sull’argomento vedi anche F. FRASSI, Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Rivista di diritto industriale, I/2009, pp. 29 ss.); ed è stata considerata tuttora l’unica funzione utile a fini ricostruttivi in M.S. SPOLIDORO, L’unitarietà del marchio europeo e i suoi limiti, in AIDA, 2017, pp. 164 ss.., e specialmente alla nota 2.
[11] Cfr. VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 94.
[12] Che sia una sottomarca, o che comunque ci sia un nesso negoziale tra il produttore del «Fernet Branca» e del «Fernet Stronca» (pur avendo una diversa qualità). In questo senso i pregi dell’originale appaiono trasferiti mentalmente dal consumatore sull’imitazione, incentivando l’acquisto di quest’ultimo (in quanto il prodotto che sfrutta il look-alike è venduto ad un prezzo più conveniente dell’originale). Questo genera un danno che consiste nella alterazione del processo decisionale del consumatore, un possibile sviamento della clientela, e un danno all’azienda dei F.lli Branca che ha diritti sulla confezione.
[13] Tenendo conto che la tutela del marchio di forma è accordata non ad ogni forma (ad es. normalmente la bottiglia è un contenitore obbligatorio per tutti i fluidi), ma solo a quelle che possono essere oggetto di protezione monopolistica, e quindi fornite di capacità distintiva (limite e fondamento della tutela).
[14] Cfr. Anche Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861.
[15] Cfr. S. ALVAVINI, La tutela del marchio che gode di rinomanza, in Rivista di diritto industriale, II/2022, pp. 67-97; in conformità con il fatto che il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato anche con il termine di “corrosione”, si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (cfr. sentenza Cass. n. 26000/2018). E anche a A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di codice, in Rivista di diritto industriale, III/2018, pp. 258-69.
[16] Il marchio «Fernet Stronca» rievoca nel consumatore quello del marchio noto «Fernet Branca», sebbene l’etichetta ha un contenuto diverso.
[17] Il titolare del marchio può richiedere il risarcimento del danno causato dall’utilizzo illecito del suo marchio ottenendo che il giudice ordini all’impresa concorrente di cessare immediatamente l’uso del marchio qualora sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, cioè quando esiste 1. l’attendibilità del diritto vantato dal suo titolare e che 2. lo stesso subisca un danno grave e irreparabile sul piano economico-patrimoniale e dell’immagine.
[18] Si intende la vendita ad un prezzo molto basso, tale da apparire non remunerativa per il venditore e idonea a creare complicanze ai concorrenti che sul mercato adottano un prezzo superiore.
[19] La Convenzione dell’Unione di Parigi è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.L. del 10 gennaio del 1926, n. 129, convertito con modifiche nella legge del 29 dicembre del 1927, n. 2701. Fino al recepimento della Convenzione, nell’ordinamento italiano non esisteva una norma che sanzionasse esplicitamente la concorrenza sleale, tanto che, nel 1942, quando venne emanato il Codice civile, l’attuale 2598 c.c. venne elaborato sulla scorta dell’art. 10 bis di questa convenzione.
[20] Cfr. S. ALVAVINI, La tutela del marchio che gode di rinomanza, cit., p. 70. «La nozione di “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”, va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà […] senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine». Ma vedi anche M.S. SPOLIDORO, Concorrenza sleale e appropriazione del lavoro altrui e parassitismo, in Rivista di diritto industriale, I/2018, pp. 5-34; ove si ribadisce che il diritto a competere non è protetto di per sé, ma solo se orientato alla produzione di un bene pubblico. Pertanto, sebbene l’imitazione non sia di per sé un fenomeno economicamente dannoso se funzionale alla società e al bene comune (e consente di ottenere e godere di privilegi commisurati ai meriti), è anche vero che l’iniziativa economica è libera quando non lede i diritti di terzi o non è priva di meritevolezza.
[21] Sulla base delle regole generali richiamate dall’art. 125 del c.p.i., come vedremo in seguito, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2043 (dolo e colpa del danneggiante), la condanna al risarcimento a seguito della concorrenza sleale e della contraffazione comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, quale effetto correttivo e riparatorio degli effetti pregiudizievoli subiti in un nesso di causalità diretta: 1. atto illecito, 2. condotta illecita e scorretta, 3. danno.
[22] Cfr. C. GALLI, Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale, in Rivista di diritto industriale, II/2019, pp. 57-80. Secondo l’autore, la nuova formulazione dell’art. 125 c.p.i., introdotta nel 2006, prevede che, ai fini della quantificazione del danno, il titolare del diritto violato possa ottenere l’importo più elevato tra quello degli utili del contraffattore e quello dei suoi mancati profitti, e possa inoltre cumulare con essi il risarcimento degli ulteriori danni subiti, come le spese sostenute per reagire alla contraffazione e il danno d’immagine. Questo, sul piano sistematico rende evidente che anche queste misure operano come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza sul mercato, rimuovendone l’alterazione causata dall’illecito, dal momento che la sentenza di risarcimento non assume una funzione meramente punitiva.
[23] Nell’Etica Nicomachea (V, 3, 1131 a 10 – 1132 b 9) Aristotele parla della giustizia, la più importante tra le virtù etiche, come una virtù fondata sulla proporzione e sulla uguaglianza, ovvero sul giusto mezzo tra l’eccesso e il difetto. Si profila la distinzione tra 1. La giustizia distributiva, che serve a dividere i premi e il bottino secondo i meriti; 2. La giustizia correttiva, che procede a riempire i vuoti e riguarda gli scambi; infine, 3. La giustizia retributiva che serve a commisurare lo scambio tra diseguali.
[24] Il problema che riguarderà il giudice sarà quello di quantificazione del danno. Inoltre, nell’ambito del danno emergente il giudice deve ricomprendere anche il danno non patrimoniale, che viene ormai pacificamente ricompreso nel novero dell’art. 2059 c.c., tra cui è ricompreso il danno all’immagine o alla reputazione commerciale.
[25] In tema di concorrenza sleale per agganciamento parassitario di cui all’art. 2598 n. 2 c.c, la sanzione del risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale (vedi art. 2043 c.c.) in tema della tutela dei diritti di proprietà industriale, con le peculiarità della materia e l’indicazione, dalla direttiva EU 2004/48 di tener conto della quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato – ma non punitivo – «di tutti gli aspetti pertinenti» tra i quali i benefici realizzati dall’autore della violazione (art. 125 c.p.i., primo comma). Oltre a questo, per la quantificazione, la prova del lucro cessante non può prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l’atto illecito. Dunque, il danno da contraffazione e da concorrenza sleale diventa risarcibile quando gli effetti sono misurabili secondo il principio di regolarità causale, cioè come effetto ordinario e regolare dell’illecito, o come conseguenza di effetti probabili.
[26] Quindi di qualunque perdita dei valori economici che siano già esistenti nel suo patrimonio prima che si verificasse l’illecito. Nel caso specifico: alla perdita di valore del diritto tutelato, anche in termini di chance di una proficua collocazione economica sul mercato dell’amaro prodotto dalla F.lli Branca, strettamente riconducibile alla contraffazione e alla condotta scorretta di Tizio e della «Polodargento».
[27] Questo criterio liquida il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse avuto la licenza dell’impiego del marchio da parte del titolare del diritto leso, come enunciato nel secondo comma dell’art. 125 c.p.i.: «somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano».
[28] Poiché il codice della proprietà industriale parla di “proprietà”, e dato che la proprietà di cui al libro III del Codice Civile è il “diritto reale” per eccellenza, si può pensare che la proprietà industriale rientri fra i diritti reali. Infatti, “proprietà” per la tradizione romanistica indica il diritto più pieno su una res, su una cosa, ed è quindi il diritto reale per eccellenza, nonché fonte di tutti gli altri diritti reali; pertanto, «il fatto che il legislatore abbia usato nel c.p.i. questa parola dovrebbe togliere qualsiasi dubbio sul fatto che egli abbia considerato beni, cose (immateriali), oggetti di proprietà (industriale) tutti gli enti elencati nell’art. 1 c.p.i., e conseguentemente che i diritti tutti disciplinati dal c.p.i. siano reali, nonché oggetto di tutela reale» (A. VANZETTI, Diritti reali e “proprietà” industriale (…e mediazione obbligatoria) (2010), in Rivista di diritto industriale, III/2018, pp. 202-213, pp. 207-8).
[29] Si ricorre a questo strumento perché per il danneggiante può essere vantaggioso commettere l’illecito quando gli utili, ottenuti dallo sfruttamento del marchio del danneggiato, superano le spese per il risarcimento del danno.
[30] Cfr. M. ROSSI, La liquidazione equitativa del danno ex art. 125 c.p.i.: presupposti e criteri di quantificazione, in Rivista di diritto industriale, I/2023, pp. 51-66, p. 57 ss.
[31] Si noti che anche l’art. 13 della Direttiva 2004/48/UE garantisce un’ampia tutela, riconosciuta dagli Stati membri, a favore di chi risulti vittima e danneggiato da un comportamento di concorrenza sleale: «1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».
[32] Nel Codice civile si vedano i sopracitati art. 1223, 1226 e 1227, e il 2043; nel Codice penale gli art. 473, 474.
[33] Cfr. D. SCARPA, Reversione dell’utile tra istanze industriali e evoluzione del sistema della responsabilità civile, in Rivista di diritto industriale, IV/2022, pp. 209-39, p. 210 ss. La disamina, quindi, parte sia dalla riformulazione dell’art. 125 c.p.i. (in attuazione della Direttiva 2004/48/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, agli art. 17, comma 1, e 5, comma 1) con l’aggiunta prescrittiva per cui in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui gli utili eccedono tale risarcimento si consente al titolare del diritto leso di chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, sia da quella dell’art. 158 l.a. che prevede che il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, c.c., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.
[34] L’interesse ad esercitare l’azione di concorrenza sleale viene ad essere riconosciuto e tutelato dal giudice anche qualora, pur mancando un rapporto di concorrenza attuale fra due soggetti interessati, appaia probabile una prossima interferenza fra i mercati in cui gli stessi operano. In questo senso, gli indici da considerare ai fini dell’accertamento afferiscono sia ad una valutazione riguardante la possibile espansione futura di un’attività imprenditoriale concorrente (in termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività prodromiche all’avvio dell’impresa vera e propria, quando si realizzino condotte dirette a dare inizio all’attività produttiva che siano improntate alla concorrenza sleale. Mentre, per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, la giurisprudenza ammette oggi che non ha una funzione risarcitoria ma quella di reintegrare i diritti violati dall’illecito, rendendo di pubblico dominio la gravità dei comportamenti che hanno turbato le lecite regole del mercato (cfr. quindi M.S. SPOLIDORO, Concorrenza sleale e appropriazione del lavoro altrui e parassitismo, cit., p. 31).
[35] Cfr. anche C. GALLI, Il risarcimento del danno […], cit., p. 68 ss. Qui il piano applicativo delineato dall’art. 125 c.p.i. comporta la necessità di operare la liquidazione secondo una logica differenziale, stabilendo in via ipotetica che cosa sarebbe accaduto se l’illecito non ci fosse stato. La logica enunciata dall’autore va seguita per il calcolo del lucro cessante e per quello degli utili del contraffattore, ma anche per individuare e poi per liquidare le componenti riconducibili al danno emergente, operando anche nella prospettiva di una ricostruzione delle condizioni di mercato in cui avrebbe potuto trovarsi il titolare dei diritti in assenza della contraffazione.
[36] Tenendo sempre presente la direttiva dell’Unione 2004/48/EU e il codice della proprietà industriale emerge che, «i primi due commi dell’art. 125 c.p.i. riproducono pressoché testualmente le disposizioni contenute nella direttiva e, dunque, in caso di violazione consapevole», quindi ove risulti il dolo o la colpa, «o, comunque, colpevole dei diritti del titolare (rectius contraffazione), l’autore della violazione deve essere condannato a risarcire i danni arrecati al titolare della privativa»; mentre, «se, invece manca l’elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa potrà domandare comunque la retroversione degli utili» (E.B. ARNOALDI, La retroversione degli utili in ogni caso: La previsione dell’art. 125 comma 3 c.p.i., in Rivista di diritto industriale, IV-V/2019, pp. 271-295, p. 287.
[37] La dottrina giuridica prevalente è allineata nel ritenere che la restituzione degli utili realizzati dall’autore della contraffazione avviene in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento (cfr. Trib. Milano, sentenza del 14 gennaio 2016, n. 472). Tuttavia, seguendo la prassi giurisprudenziale e una parte della dottrina, il criterio di retroversione degli utili sembra non essere rigidamente e necessariamente alternativo a quello del mancato guadagno e lucro cessante, poiché il danneggiato può esperire l’azione risarcitoria e, al contempo, e indipendentemente dalla condotta del danneggiante, può agire per la restituzione dell’arricchimento per la parte di questo che ecceda l’importo liquidato a titolo di lucro cessante (sempre accertato il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno subito). Si veda: M. S. SPOLIDORO, Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i., in Dir. ind., I/2009, 149; e, C. CASTRONOVO, La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento, in Dir. ind., XI, 2003.
[38] Che ammette la retroversione degli utili in alternativa con il risarcimento del danno, con riferimento al solo lucro cessante